(一)美国
1、商标淡化在美国法的发展历程
当年弗兰克·斯凯特提出的淡化,是防止商标唯一性的损害。驰名商标可以使消费者愿意以更高的价格来购买,这种购买的能力是驰名商标唯一性所要保护的。斯凯特认为,法官只需要判断新老商标是否接近或相近,就可以认定唯一性是否受到影响而丧失。法律似乎制定用于保护商标的“唯一性“和“销售力量”。消费者混淆,将会导致驰名商标的唯一性受到影响。斯凯特的观点中的核心是商标的唯一性。唯一性丧失的认定,是基于消费者混淆的是否存在。 淡化保护保护的是驰名商标权人的主观意图,而不考虑消费者的混淆问题。在30年代,斯凯特本人敦促国会采取反淡化保护。
正如第六巡回法院在Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows v. Utah Division of Travel Development一案中所认为的,斯凯特的原始观点是相当激进的。斯凯特的观点从来没有进入法律,而且TDRA法也是小心地避开这一观点的。在TDRA法制定的早期,实际上以唯一性为基础的反淡化保护是被提出了,同时也被否定了。由于FTDA 没有规定驰名的适当标准,导致一些法院适用了niche market approach标准。对贸易领域的地理范围、贸易渠道、贸易领域和渠道的识别程度的考虑,都是 niche market approach标准的考虑因素。对贸易领域的地理范围、贸易渠道、贸易领域和渠道的识别程度的考虑,都是 niche market approach标准的考虑因素。
巡回法院就原告是否必须证明“实际的淡化”还是“淡化的可能”,进行了考虑。第一、二、三、六、七巡回法院采用了可能淡化标准,而第四、五巡回法院采用了实际淡化标准。第二巡回法院开发了僵化的六个事实测试,随后提供了灵活的十个事实分析。亲商标权人还是亲公众使用,是两种不同的做法。在FTDA法制订之后四年,国会通过商标修改法进行了修订。2006年十月,商标淡化修改法对于联邦商标淡化法加以增补。这是受到 Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.,一案的影响,在该案中,法院解释联邦商标淡化法是要求显示商标淡化起诉的实际损害。法院对于FTDA的解释产生了两种举证责任的负担的观点。 国会应当修改FTDA,允许法律在显示出淡化的可能性时就发出禁令。如何在电子商务环境下更好地保护驰名商标。
2003年,最高法院试图通过Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.对于巡回法院的两种不同做法进行调整。2003年3月,最高法院判决了Moseley v. Victoria's Secret Catalogue, Inc.一案,要求建立实际的商标淡化。法院认为,FTDA要求实际损害的客观证据。因此Moseley 一案推翻了淡化可能性标准。 TDRA 则否决了Moseley一案高度举证责任的要求。
2006商标淡化修改法只是寻求防止混淆性淡化和丑化性淡化。没有寻求防止商标唯一性淡化。TDRA是国会建立联邦反淡化保护立法的几个努力之一。所有以前的尝试,FTDA的失败,和1932的帕金斯法案中包括反淡化条款,都是努力的过程。美国司法部反对1932的帕金斯法案,导致该法案的流产。最近,1988的商标法修改法案的参议院版本包括旨在防止商标淡化的规定,它定义为“一个著名商标的独特性的实质性减损,通过他人使用商标,无论当事人之间是否有竞争关系或混乱的可能性。TDRA是国际商标协会和美国知识产权法律协会广泛工作的产品,通过美国律师协会知识产权法律部也参与了相关工作。
国会通过立法,降低了驰名商标持有人起诉商标淡化要求证明“淡化的可能性”的举证负担。传统商标法有两个主要目的,防止消费者混淆和鼓励企业所有人投资于产品的识别标识。2006年,国会通过商标淡化修改法,试图澄清FTDA所带来的重要的语言上的误解。除了降低淡化可能性的举证要求之外,国会也修改了淡化定义,限定于模糊和丑化提出淡化之诉。
在Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co. 一案中,说明了商标淡化法依然保持着模糊性。TDRA法并没有建立商标淡化的明晰的法律标准,特别是驰名商标和淡化商标之间相似度的明确标准。