1、商标的戏仿
商标戏仿是对于丑化行为提出的商标淡化之诉的抗辩,原先向法院提出被告存在着丑化类型的商标淡化行为时,被告可以提出商标戏仿的抗辩,从而免于承担丑化类型的商标淡化责任。原告提出商标丑化,而被告可以认为构成商标戏仿,认为这是一种对于商标的合理使用行为。
在Cliffs Notes,Inc. V. Bantam Donbleday Dell Publishing Group. Inc.一案中,法院认为,戏仿性作品的表达形式,应传达更深层的意义,其主要目的并非混淆他人的商标。在该案中,戏仿性商标的使用与原告的真实商品之间,确实存在着消费者混淆误认的危险,但是法院认为,商标戏仿是受宪法第一修正案保护之艺术性表达,因为在平衡相关消费者混淆误认和保障表意自由之间,表彰保障自由应当明显优先。
在Jordache Enterprises,Inc. V. Hogg Wyld,Ltd一案中,本案上诉人在全世界生产和销售贴附有JORDACHE商标的服饰,而被上诉人则以Lardashe商标,贩售蓝色牛仔裤给大尺寸之妇女。上诉法院与地区法院均认为,Lardashe的商标戏仿,并不会减损原告JORDACHE商标的公共识别性,反而会增加原告商标之公共识别性。因此这种戏仿是允许存在的。
在Mutral of Omaba Ins. Co. V. Novak一案中,由于被告的反核武T恤上,印有原告著名的Mutral of Omaba 商标,以及许多诙谐的图片,故原告控告被告商标侵权与商标混淆。法院认为,戏仿商标与被戏仿商标的确极度近似,而构成相关消费者之混淆误认。即使使用原告商标之目的乃为反核武,可是其将原告的商标,印于大量商品上并且进行销售,有卖到相关消费者混淆误认的危险的可能性,因此判决给予原先临时禁止令。
在2007年的Louis Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog, LLC.案,被告是狗玩具商Haute Diggity Dog, LLC.其贩售以仿制LV系列名牌包为外观的狗用玩具,并以“CH EWY VUITON”为该商品商标,意在嘲讽当下社会之炫耀性消费风气,联邦第四巡回上诉法院以“戏仿行为不应违背社会善良风俗”与“大众能否理解戏仿作品欲表达的意涵”这两个标准,得出被告并无减损原告LV商标识别性的目的,也没有减损原先商标的效果,所以判决原告败诉。
在2003年Mattel,Inc. V. Walking Mountain Prods一案,被告Forsythe发表Food Chain Barbie系列照片,芭比娃娃有各种不正常和色情姿势呈现出来。联邦第九巡回上诉法院认为,对文化有明显贡献者,美国宪法第一修正案之规定,才能加以适用和保护。法院认为,由于被告的戏仿作品,使作者已表达其原始的意图,并成为公众的话题。这一作品具有重大的价值,这种行为属于商标的合理使用,并不影响原告商标之识别性和商标权的使用,因此判决原告败诉。
因此,在商标戏仿问题上,应当在“自由表达”和“相关消费者混淆误认”之间进行平衡测试。当避免相关消费者混淆误认之公共利益,远大于自由表达之公众利益时,法院才得以商标法来限制艺术创作。
在美国,戏谑仿作的合法性判断要件是:第一,商标戏仿应呈现出娱乐的意图和目的,这是与原商标不相干之形式,戏谑仿作,戏谑仿作之商标必须具诙谐、讽刺或批判等娱乐性,应是一种简单的娱乐形态,与商标所有权人的商标使用不同,商标戏仿应当具备原创设计,必须同时传达出矛盾与富于对比的讯息;第二,戏谑仿作行为不应违背社会善良风俗;第三,大众能否理解商标戏仿所欲表达的意图,好的商标戏仿应能降低相关消费者混淆误认的可能性,不仅使消费者欣赏其戏仿,而让消费者对于其所认知之商标,认识到这一商标被作为嘲讽揶揄之对象,而不仅仅是混淆误认。第四,当商标仿作的创意已经成为公众话题,且对文化有进步贡献者,就不是侵权。
无论如何,商标权人均无权控制公众之话语,商标戏仿所提出的问题是,艺术是否可以,以及可以在何种范围上可以借用成功的驰名商标?当然,不当利用驰名商标追求经济上的利益,这种商标戏仿是不受保护的。商标戏仿通常来说,是消费者一见戏仿的商标,即得联想到驰名商标。但是,原始商标和戏仿商标之间具有相当的距离,消费者可明确区别二者,不致使相关消费者混淆误认。戏仿的商标经言论自由的严格审查,具有牺牲商标权,而保护自由表达之公共利益之必要性;同时,商标戏仿者无不当利用驰名商标,或有致减损驰名商标之识别性或信誉的风险。
2、淡化的认定标准
淡化滥用还会发生于商标权人提出受到商标淡化的侵害,但这种淡化的贫富如何把握,是否商标权人向法院提出淡化可能,法院都应当予以支持。如何把握这种可能?如果强调淡化的可能,商标权人是否会利用这种可能而滥于提出淡化之诉?
淡化的认定标准包括两个问题:一是商标淡化的构成是否需要诉争商标之间的相似;二是诉争商标间的相似性如何判断,即这种相似要达到何种程度,才能适用“淡化”理论进行处理。通常来说,淡化的可能,让法院无法把握,因此法院更希望拿到有利的足够的证据。
美国经历了从“实际淡化”到“淡化可能性”的历史转变。美国1995年的FTDA并没有规定淡化标准是“实际淡化”还是“淡化的可能性”。因此司法实践中,不同的法院亦采取了不同的做法。在“Mosley”一案中,法院采用了“实际淡化”标准。然而这一做法遭到了学者的批评。美国的商标审查与上诉委员会在之后的“Nasdaq案”中,仍然坚持了“淡化可能性”标准。
淡化采用可能性而不采用实际淡化,是有其原因的。法律必须在量变的阶段就对“淡化”进行遏制,否则等到实际发生淡化时,权利人才能主张反淡化之诉,驰名商标所有人的品牌价值将丧失殆尽。采用“淡化可能性”标准将有利于防止消费者的处境变得更坏,使其在商标“实际淡化”发生前,采取必要的措施加以补救。采用淡化可能性理论,赋予商标权人以“反淡化”为由对于商标淡化的各种行为加以阻止,将有利于从源头上打击各种不正当竞争行为,从而可以预防侵权行为的发生。正是在这种考虑的基础上,美国产生了TDRA法。在TDRA中,法条明确表示只要存在淡化的“可能性”即可。
需要注意的是,尽管“反淡化”应采用“可能性”的标准,但此种“可能”应当如何把握,又成为法院的一个比较难于掌握的问题。美国法院对于驰名商标淡化规范的适用过份宽松,只要认定消费者于看到第三人使用近似于驰名商标之商标,而会于心理上联想到驰名商标时,即满足淡化驰名商标标识性之要件,不会要求驰名商标权人进一步提出可能减损消费者对系争驰名商标识别性的相关证据。如此宽松的举证责任,令驰名商标权人趋之若鹜。
过度放宽驰名商标权人有关淡化之虞的举证责任,将可能导致驰名商标有如同专利权或著作权般的专有排他权利,只要未经驰名商标权人同意的任何使用行为,不论其所使用之商品服务类型,皆将受到禁止。也有法院认为,单纯的心理联想是不足以构成淡化的,正如John Paul Stevens法官所写道的:淡化的结果,如同实际损失或营利,都是可以证明的。
因此,商标淡化在何种情况下可以提出,这是一个非常重要的问题。我国学者认为,我国宜参照美国的多因素测试法,综合商标的相似性、商标的驰名度、商标的显著性、商标权人排他性使用的情况等,综合认定是否存在淡化的“可能性”,以维持驰名商标保护问题上市场主体的自由竞争与公平竞争的平衡。不能限于法院或者行政机构的主观猜想,而应该具有高度的“盖然”,并需要客观的证据加以证明。
3、言论自由
民事自由组织对于淡化理论有偏见,认为是对于自由表达的宪法权利的损害。有些人担心TDRA给予驰名商标的保护过强了。合理使用下的标章使用因非作为侵权者商品来源的指示,包括比较广告与行销、对于驰名商标权人或者驰名商标所指引癌的戏谑与评论、相关新闻报导主板,乃至出于非商业目的的使用,不应构成商标权之侵害。
美国《兰哈姆法》第条款第项规定“下列情形不可依据本条规定以弱化或丑化为由提起诉讼由其他人对驰名商标所作的不是将它作为他自己商品或服务来源的指示,而是作为包括指示性合理使用或描述性合理使用在内的合理使用,或者为了便于作出这些合理使用而实施的行为,包括下列相关使用行为①为消费者提供比较产品或服务机会的广告或促销②验证和滑稽模仿、讽刺或评论驰名商标所有人或驰名商标所有人的商品或服务的行为。所有新闻报道和新闻评论的形式。所有对商标的非商业性使用。”对商标反淡化的适用条件和不视为商标淡化的例外情形作出规定,犹如两道保险,很好地预防了商标反淡化救济泛滥,避免了可能对社会公共利益造成的不当冲击。