权利人对企业名称权的不当使用行为可能会侵害他人商标权,侵权形式主要体现为商标性使用行为与不正当竞争行为,两种行为的行为特性各有不同。
(一)对企业名称的商标性使用行为的判定
根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款规定:“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于商标法第五十二条第(五)项规定给的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为”,规定了侵犯商标权的商标性使用行为。
我国商标法未对商标性使用的含义进行明确规定,第四十八条只是定义了商标的使用的含义:“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为”。《商标法实施条例》第三条也仅列举了商标使用的几种行为:“商标法和本条例所称商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。有学者认为,商标性使用是指将商业标识用于商业活动中,并对相关公众起到区分商品或服务来源的作用。字面上看,商标的使用与商标性使用仅一字之差,对商标性使用的理解可以参照商标的使用的内涵,大致可以理解为:商业标识在商业活动中作为商标来使用,且发挥了商标所具有的区分商品或服务来源的作用。其中的商业标识就包括企业名称。侵权人的商标性使用之范围,要求侵权人将与商标权人的注册商标相同或近似的文字、图案等标识,用作指示自己提供的商品或服务来源的标识,从而建立该标识与自己提供的商品或服务之间的特定联系,以搭商标权人在商标上已建立的商誉之便车,谋取非法利益。
在北京庆丰包子铺与济南庆丰餐饮管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷再审案中,第1171838号“慶豐”商标核准于1998年1月28日,核定服务项目为第42类(现为第43类):餐馆,临时餐室,自助餐室,快餐馆和咖啡;第3201612号“老庆丰+laoqingfeng”商标核准于2003年7月21日,核定使用商品第30类:方便面,糕点,面包,饺子,大饼,馒头,元宵,豆沙,包子,肉泡馍;庆丰包子铺受让两涉案商标的时间分别为2008年8月14日和2008年11月13日。庆丰餐饮公司注册并使用“济南庆丰餐饮管理有限公司”企业名称始于2009年6月24日,其经营地域为济南,法定代表人为徐庆丰。庆丰餐饮公司在其公司网站上开设“走进庆丰”、“庆丰文化”、“庆丰精彩”、“庆丰新闻”等栏目,在经营场所挂出“庆丰餐饮全体员工欢迎您”的横幅,属于企业名称的商标性使用行为。
判断企业名称(字号)的使用行为是否构成商标性使用,需要进行两个层次的分析:一是判断企业名称所有权人对字号是否进行了突出使用。该部分文字脱离于企业名称整体并多次与其他文字结合使用,相当于该文字已经成为了企业宣传中的“关键词”,此处“庆丰”二字已经高频率使用。“庆丰”未从字体、大小和颜色等方面突出使用不影响其行为性质的认定。二是判断若以一般理性人的视角,此种宣传行为是否会造成误认。首先要考虑文字的近似性:“慶豐”与“庆丰”是汉字繁体与简体的对应关系,其呼叫相同;“老庆丰+laoqingfeng”完全包含了“庆丰”文字,“庆丰”与这两个注册商标之间具有极大的相似性。其次要考虑企业名称(字号)的使用类别:“庆丰”文字使用在与两个商标核定使用的商品或服务构成类似的餐馆服务上,容易使相关公众对商品或服务的来源产生误认或者认为其来源庆丰餐饮公司与庆丰包子铺之间存在某种特定的联系,可能导致相关公众的混淆和误认。
该商标性使用行为容易使相关公众对商品或服务的来源产生误认或者认为其来源庆丰餐饮公司与庆丰包子铺之间存在某种特定的联系,可能导致相关公众的混淆和误认,且不属于对该公司法定代表人姓名的合理使用。因此,该行为构成对庆丰包子铺注册商标专用权的侵犯。
(二)以不正当竞争手段使用企业名称的认定
因对企业名称使用不当而侵害商标权不仅表现在商标性使用行为,而且表现在不正当竞争行为。但是,不正当竞争行为与商标性使用行为不同,不以对企业名称的突出使用为构成要件。
《商标法》第五十八条规定:“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。” 《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下称《反不正当竞争法》)第6条:“经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:(四)其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。”并且,1999年《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第5条规定:“前条所指混淆主要包括:(二)将与他人注册商标相同或者近似的文字登记为企业名称中的字号,引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认或者误解的。”若将他人已注册的商标作为企业名称中的字号使用,足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的,不论是否突出使用企业名称,该使用行为都构成不正当竞争。
在广东伟雄集团有限公司等诉佛山市顺德区正野电器有限公司、佛山市顺德区光大企业集团有限公司不正当竞争纠纷再审案中,第一原告广东伟雄集团有限公司的前身是顺德市伟雄集团公司,于1996年7月获准注册“正野GENUIN”商标,在第11类商品上使用,即管道式排风扇、空气调节器、换气扇、消毒器,许可第二原告、第三原告作商标和企业名称中的字号使用;于1996年11月获准注册“正野GENUIN”商标,核定使用商品第11类。第二被告顺德光大集团公司于1997年6月在开关插座等商品上申请注册“正野ZHENGYE”商标,核定使用在第9类商品上,,即电器插头、插座及其他接触器等商品,并许可第一被告使用。第一被告自1999年起一直在其产品、包装、宣传资料、广告等方面使用(中日合资)正野电器有限公司,在其开关插座的宣传资料、宣传报刊、经销场所、价目表、包装盒、包装袋等的显著位置上使用“正野ZHENGYE”字样,引起相关公众的误认。顺德正野公司使用与伟雄集团公司的“正野GENIUN”商标文字部分相同的“正野”字号构成不正当竞争行为,基于以下考虑:一是通过伟雄集团公司、高明正野公司的广告宣传和相关商品的销售,在1999年2月顺德正野公司成立时,“正野GENIUN”商标已具有一定的知名度;二是在建材市场及日常生活中,排风扇、换气扇与开关插座等商品的销售渠道、消费对象基本相同,顺德正野公司的行为足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆。因此,该行为完全符合造成商品或服务来源混淆的标准,顺德正野公司虽未突出使用其企业名称,但仍构成不正当竞争行为。